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BREXIT : quelles sont les conséquences effectives pour la propriété intellectuelle ? Actualités
30 août 2016

Après l’émotion (pour ne pas dire le « choc ») provoquée par le Brexit du mois de juin, nous avons mené une réflexion sur les conséquences possibles pour la propriété industrielle, en tenant compte des nombreuses opinions qui ont été émises au cours des deux derniers mois.
 

Le 23 juin 2016, les électeurs du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont voté à 51,89% pour quitter l’Union européenne (UE) dans le cadre du referendum communément appelé Brexit.
 

Il est important de comprendre que le Brexit n’a pour l’instant pas de conséquences juridiques et que le Royaume-Uni est toujours un Etat membre de l’UE. En effet, l’article 50 du traité sur l’UE (TUE) prévoit un mécanisme de retrait en plusieurs étapes :

  • L’Etat membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention au Conseil européen
  • A compter de cette notification, l’Etat en cause doit négocier les modalités de son retrait
  • Quand un accord est trouvé, ou à défaut deux ans après la notification, les traités cessent automatiquement de s’appliquer (l’Etat sort donc de l’UE)

 
Le délai de deux ans peut néanmoins être prorogé sur décision unanime du Conseil européen.
 

Or, le referendum du 23 juin 2016 n’a pas la valeur d’une notification au Conseil européen,  la procédure de l’article 50 n’a pas encore débuté. Juridiquement, le Royaume-Uni n’est pas tenu de respecter un délai et il semble d’ailleurs qu’il ne procédera pas à la notification au Conseil européen avant 2017 au plus tôt. A ce stade, le Brexit est donc uniquement politique.
 

Cela étant, le Brexit crée de nombreuses incertitudes et dans cette newsletter, nous avons analysé en détail les conséquences possibles sur le système de protection de la propriété industrielle en Europe, plus particulièrement au sein de l’UE.
 

1/ Pas de conséquence sur le brevet européen « classique » actuellement en vigueur
 

Le brevet européen classique est délivré par l’Office Européen des Brevets au titre de la convention sur le Brevet Européen (CBE). Il ne s’agit pas d’un titre unique valide sur tout le territoire de l’UE (à la différence du futur brevet unitaire), mais un faisceau de titres nationaux issu d’une procédure de délivrance unique. La CBE étant indépendante des institutions de l’UE, le Brexit n’aura aucune conséquence sur la procédure de délivrance d’un brevet européen ni sur la validation d’un brevet européen au Royaume-Uni. Par conséquent :

  • il sera toujours possible d’obtenir un brevet ayant effet au Royaume-Uni en déposant un brevet européen et en le validant au Royaume-Uni
  • les brevets déjà délivrés et validés au Royaume-Uni continueront de produire leurs effets au Royaume-Uni

 

2/ Des conséquences à moyen terme sur la protection des marques et des dessins communautaires
 

Les marques de l’UE (anciennement marques communautaires) et les dessins & modèles de l’UE sont des titres de Propriété Intellectuelle unitaires portant effet dans l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.
 

Aucun changement n’est à prévoir à court terme puisqu’il faudra compter un certain temps avant le retrait effectif du Royaume-Uni. En revanche, à moyen terme, la sortie du Royaume-Uni de l’UE pourrait être lourde de conséquences pour les titulaires de droits et, même si la nature et l’ampleur précises de ces conséquences sont à ce jour indéterminées, les titulaires doivent rester vigilants et anticiper les démarches nécessaires à la sécurisation de leurs portefeuilles.
 

  • Sur la protection des dépôts des marques et dessins et modèles

 
Après le retrait du Royaume-Uni, les titulaires devront procéder simultanément au dépôt d’un titre unitaire (couvrant les 27 Etats membres) et à un dépôt national britannique devant l’UKIPO (ou un dépôt de marque internationale ou une désignation postérieure auprès de l’OMPI) s’ils souhaitent protéger leur marque à la fois sur le territoire de l’UE et sur celui du Royaume-Uni.
 

En ce qui concerne les titres déposés avant le retrait, les textes applicables (Règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’UE et Règlement (CE) N°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins & modèles communautaires) n’envisagent pas le retrait d’un membre et on ne sait pas avec certitude ce qu’il adviendra de la protection des titres unitaires sur le territoire britannique.
 

Plusieurs scenarii peuvent s’envisager :

  1. Les marques et modèles de l’UE cessent de produire effet sur le territoire britannique et les titulaires perdent l’ancienneté des droits issus des titres UE. Les titulaires de droits unitaires devraient alors redéposer les marques ou modèles au Royaume-Uni s’ils souhaitent avoir une protection britannique.

 
Cela entrainerait une forte insécurité juridique puisque tout tiers susceptible de pouvoir justifier de droits antérieurs au nouveau dépôt britannique (même postérieurs aux titres communautaires « d’origine ») pourrait en principe s’opposer ou demander l’annulation des nouveaux dépôts britanniques…
 

Bien que ce scenario soit selon nous peu probable, les titulaires de marques ou de modèles de l’UE peuvent effectuer un audit de leur portefeuille et déposer dès à présent leur marques ou modèles les plus « précieux » directement au Royaume-Uni s’ils souhaitent parer à toute éventualité (après avoir vérifié leur disponibilité en effectuant une recherche d’antériorités sur le Registre de l’UKIPO).
 

  1. La conversion automatique du titre unitaire en droit national britannique sans démarche volontaire (le titulaire détiendrait ainsi automatiquement deux titres de propriété industrielle pour couvrir les 28 Etats dans lesquels son titre était préalablement protégé)
  2. L’ouverture d’une période transitoire au cours de laquelle le titulaire aura la possibilité de demander la conversion de son titre UE en titre national britannique accompagné probablement du paiement d’une taxe de dépôt auprès de l’UKIPO, d’un montant raisonnable espérons-le…

 
Dans ces deux derniers scenarii, le nouveau titre national britannique devrait bénéficier de la date de dépôt d’origine du titre unitaire ainsi que, le cas échant, des dates de priorité ou d’ancienneté revendiquée dans le cadre du titre unitaire (par analogie à la procédure de transformation de la marque de l’UE en marques nationales, Article 112 du Règlement (CE) n°207/2009).
 

A noter toutefois que la procédure de transformation d’une marque de l’UE implique un réexamen de la demande de marque nationale par chaque office national désigné et le paiement de taxes officielles auprès des offices des pays dans lesquels la marque est transformée. Une application mutatis mutandis de cette procédure permettrait donc à l’UKIPO de refuser l’enregistrement du titre national, en contradiction avec la décision antérieure d’enregistrement du titre unitaire par l’EUIPO. Espérons là encore qu’au caractère inédit du retrait d’un Etat membre il sera prévu des procédures sur-mesure ne consistant pas en un simple « copier-coller » d’une procédure existante inadaptée.
 

  • Sur le risque de déchéance des marques de l’UE

 
Une marque de l’UE peut être annulée si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’UE pendant une période ininterrompue de 5 ans pour les produits et services qu’elle désigne. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage est casuistique et multifactorielle : sont notamment pris en compte les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage, la fréquence et la régularité de cet usage…
 

La jurisprudence a admis que l’usage d’une marque de l’UE dans un seul des Etats membres de l’UE peut suffire à valider la condition d’usage sérieux pour l’ensemble du territoire de l’UE (CJUE, C-149/11, 19 déc. 2012, Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV).
 

Qu’adviendra-t-il, après le retrait, aux marques dont l’usage est exclusivement limité au Royaume-Uni ? Les titulaires ne pourront plus se prévaloir de cet usage pour éviter la déchéance de leur marque de l’UE qui sera alors susceptible d’être déchue à défaut de pouvoir justifier d’un usage sérieux dans un autre pays de l’UE. La question se pose également de savoir si l’exploitation au Royaume –Uni antérieure au retrait pourra être invoquée ? Par conséquent, il pourrait être prudent que dès à présent les titulaires de marques de l’UE qui ne seraient exploitées qu’au Royaume-Uni commencent une exploitation dans un ou plusieurs autres pays de l’UE afin d’anticiper cette situation et éviter un risque de déchéance de leurs droits lors de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
 

3/ Modification du territoire d’exploitation des droits de propriété intellectuelle
 

Le retrait effectif du Royaume-Uni signifiera évidemment qu’il ne fera plus partie du territoire de l’UE.
 

Cela aura une conséquence pour les accords de licence et de coexistence pour lesquels la délimitation territoriale est une condition de validité : des difficultés d’interprétation pourraient survenir pour les contrats ayant comme territoire « l’Union Européenne ». Il conviendra alors de prévoir des avenants afin de spécifiquement couvrir le territoire britannique.
 

Cela aura également une conséquence sur le principe d’épuisement des droits selon lequel tout bien mis dans le commerce par le titulaire des droits ou avec son consentement sur le territoire de l’UE peut ensuite circuler librement. A l’heure actuelle, les biens mis dans le commerce au Royaume-Uni peuvent librement circuler au sein de l’UE, et vice-versa.
 

En cas de retrait, le principe d’épuisement des droits ne s’appliquera plus en ce qui concerne le Royaume-Uni. Concrètement, cela signifie que les titulaires de droits pourront empêcher la circulation des biens du Royaume-Uni vers l’UE ou l’inverse même si ces biens ont été mis dans le commerce avec leur autorisation.
 

Le principe d’épuisement des droits existe également sur le territoire de l’Espace Economique Européen (c’est-à-dire le territoire de l’UE plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) via l’accord sur l’EEE, mais cet accord ne s’applique que pour les Etats membres de l’UE ou de l’AELE, ce qui ne sera pas le cas du Royaume-Uni après retrait. Toutefois, il est possible que le Royaume-Uni demande à faire partie de l’EEE ou négocie un statut particulier d’Etat associé ou d’ex-état membre pour que certaines dispositions du droit de l’UE continue de s’appliquer, comme le principe de l’épuisement du droit.
 

Il conviendra donc de suivre avec attention le contenu des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE pour savoir dans quelle mesure le principe d’épuisement des droits s’appliquera car cela pourrait avoir des conséquences économiques importantes notamment pour les activités de distribution vers ou en provenance du territoire britannique.
 

4/ Brevet européen unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet : le Brexit va probablement nécessiter une renégociation et de nouveaux délais
 

Nous avons présenté le brevet unitaire et la JUB dans notre newsletter de mars 2016 : ils ont pour objet d’unifier la protection des inventions en Europe (avec un seul titre ayant effet dans tous les pays, à la différence du brevet européen actuel) et d’unifier le contentieux devant une seule juridiction.
 

Le brevet unitaire est prévu par le règlement communautaire (n°1257/2012)  tandis que la JUB fait l’objet de l’Accord du 19 février 2013 signé dans le cadre de la procédure de coopération renforcée. Ceci étant, l’article 18 du règlement 1257/2012 subordonne l’entrée en vigueur du brevet unitaire à l’entrée en vigueur de la JUB et par conséquent il n’y aura pas de brevet unitaire avant la JUB.
 

Avant le brexit, l’opinion générale était que la JUB entrerait en vigueur lors du premier semestre 2017. Cette estimation apparaît désormais improbable du fait du Brexit. En effet, l’article 89 de l’Accord relatif à la JUB dispose qu’il entrera en vigueur essentiellement lorsque :

  • l’Accord aura été ratifié par 13 Etats
  • Parmi ceux-ci, les 3 Etats membres (de l’UE) ayant le plus grand nombre de brevets en 2012 devront avoir ratifié l’Accord

 
En 2012 ces Etats étaient dans l’ordre l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. A l’heure actuelle, l’Accord a été ratifié par 10 Etats dont la France, il manque encore l’Allemagne, le Royaume-Uni et un autre Etat membre. La création effective de la JUB est donc subordonnée à la ratification de l’Accord du 19 février 2013 par le Royaume-Uni alors que les électeurs britanniques se sont prononcés pour un retrait de l’Union européenne.
 

A ce stade, plusieurs scénarios sont possibles ; nous allons les examiner successivement.

  1. Scénario 1 : ratification de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet par le Royaume-Uni

 
Malgré le Brexit, le Royaume-Uni pourrait ratifier l’Accord : rien ne s’y oppose d’un point de vue juridique et au surplus, la ratification était en cours avant le vote du 23 juin (un des deux instruments de ratification ayant été publié le 12 mars 2016). Le gouvernement britannique a déclaré qu’il était toujours membre de l’Accord du 19 février 2013 et qu’il continuerait à participer aux réunions techniques dans l’immédiat.
 

Cette solution simple aurait l’avantage de permettre au processus de ratification de l’Accord de suivre son cours et la JUB pourrait être créée (sous réserve de la ratification de l’Allemagne et d’un autre Etat), ce qui entrainerait aussi l’entrée en vigueur du brevet unitaire. Surtout, elle permettrait d’éviter une renégociation de l’Accord, au moins à court terme ; la renégociation serait en effet une entreprise très complexe tant l’Accord est le fruit de compromis délicats entre les Etats membres.
 

Cependant la ratification conduirait à des difficultés à moyen terme sur le plan juridique (sans parler du plan politique). En effet, même si l’Accord du 19 février 2013 n’est pas un instrument communautaire, il est clairement placé sous l’égide de l’Union :

  • L’article 1 précise que la JUB est une juridiction commune « aux Etats membres contractants », or l’accord définit un Etat membre comme appartenant à l’Union européenne
  • L’article 20 dispose que la JUB devra appliquer le droit de l’Union dans son intégralité et respecter sa primauté
  • Les décisions de la Cour de justice de l’UE seront contraignantes pour la JUB
  • L’article 23 prévoit que les Etats membres (ayant ratifié l’Accord) seront responsables des actions de la JUB dans les conditions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

 

Dans l’immédiat, le Royaume-Uni est encore membre de l’UE, mais à moyen terme,  en supposant que le pays mettra en œuvre la procédure de l’article 50 début 2017, pour une sortie effective vers 2019, il pourrait cesser d’être membre de l’UE tout en étant membre de l’Accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet. Dans cette hypothèse il lui faudrait quand même respecter la primauté du droit de l’Union et de la compétence de la CJUE et il resterait responsable devant l’Union des éventuelles fautes de la juridiction.
 

Bien que cela ne soit pas a priori impossible, il est difficile de prévoir comment le Royaume-Uni pourrait concilier son retrait de l’UE et le maintien de la primauté du droit communautaire sur la question des brevets européens, ce qui entraînerait une certaine insécurité juridique.
 

Un autre problème tient à ce que la JUB aura compétence pour tous les brevets européens (sauf opt-out), dans les pays où l’accord est applicable. Si le Royaume-Uni ratifie l’Accord, il pourrait y avoir des procédures devant la JUB concernant des brevets européens avec validation britannique, sans qu’on sache précisément ce qu’il adviendra de ces validations en cas de retrait du Royaume-Uni en cours de procédure.
 

Plus prosaïquement, la ratification par le Royaume-Uni pourrait créer des difficultés pratiques : l’article 7 § 2 prévoit que la division centrale de la JUB aura une section à Londres, compétente notamment pour les brevets pharmaceutiques. En cas de retrait du Royaume-Uni, cela signifie que la JUB serait pour partie établie dans un Etat tiers à l’UE, ce qui serait encore facteur d’insécurité juridique.
 

Dans l’ensemble, si la ratification de l’Accord du 19 février 2013 par le Royaume-Uni n’est pas impossible, le fonctionnement de la juridiction unifiée pourrait être perturbé en cas de retrait ultérieur de l’UE ; dans cette hypothèse, les titulaires de brevets auront intérêt à se montrer prudents dans leur stratégie d’opt-out.

     

  1. Scénario 2 : le Royaume-Uni ne ratifie pas l’Accord du 19 février 2013

 
Dans cette hypothèse, l’Accord du 19 février 2013 ne pourra pas entrer en vigueur tant que le Royaume-Uni restera membre de l’Union européenne, du fait de l’article 89. Compte tenu du mécanisme de l’article 50, la juridiction unifiée du brevet ne pourra probablement pas être créée avant au moins deux ans, voire plus.
 

Une fois que le Royaume-Uni aura terminé la procédure de retrait et ne sera plus membre de l’Union européenne, l’Italie sera le 3ème Etat membre dans lequel le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets en 2012 ; l’Accord pourra donc entrer en vigueur sur ratification de l’Italie.
 

Cela étant, l’article 7 § 2 de l’Accord précise qu’une section de la division centrale sera basée à Londres ; juridiquement, rien ne s’opposerait à ce que le Royaume-Uni accueille cette section sans faire partie de la JUB, toutefois il est peu probable que les autres Etats acceptent de laisser cette section dans un Etat non contractant et non membre de l’UE.
 

Il semble donc que l’Accord devra être renégocié a minima pour modifier l’article 7 § 2 et choisir une nouvelle ville pour accueillir la section londonienne (par exemple Milan) ou bien pour la supprimer et transférer la compétence au siège, basé à Paris. Or, cette négociation se heurte à deux difficultés :
 

  • Le Royaume-Uni reste signataire de l’Accord et par conséquent il ne peut y avoir de renégociation sans son consentement ; cela restera le cas même en cas de retrait de l’UE puisque l’Accord n’est pas un instrument communautaire. Le seul moyen d’éviter l’implication du Royaume-Uni serait de négocier un nouvel accord entre les autres Etats.
  • Il est fort probable que d’autres Etats profiteront d’une renégociation pour tenter d’obtenir davantage de modifications. L’Italie et l’Espagne, qui s’étaient fortement opposées à la JUB, pourraient vouloir revenir dans les négociations ; quant à l’Allemagne, qui est l’Etat européen le plus important dans le domaine des brevets, elle pourrait être tentée d’obtenir le transfert de la division londonienne sur son territoire.

 
Dans tous les cas, en l’absence de ratification par le Royaume-Uni, il est peu probable que la JUB et le brevet unitaire puisse entrer en vigueur en 2017.

 

Guillaume DUBOS, Delphine RUDLOFF et Nathalie BAPTISTE

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