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La Brevetabilité dans l’ère du Numérique Actualités
10 novembre 2016

Une conférence de droit comparé Europe-USA a été donnée sur ce sujet le 29 septembre 2016 par LOYER & ABELLO en association avec le cabinet BCF dans le cadre prestigieux du musée Cernuschi à Paris.

LOYER & ABELLO est un cabinet français habilité à agir devant l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et l’Office européen des brevets (OEB).

BCF est un cabinet canadien habilité à agir devant l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Cet article fournit une synthèse de la conférence.

 

I. Perspective américaine

  1. Cadre juridique

L’article 35 U.S.C. §101 de la loi des Etats-Unis en matière de brevets définit quatre catégories d’inventions brevetables à savoir : les procédés, les machines, les articles manufacturés, et les compositions de matière. Cette liste est exhaustive, ce qui signifie que pour être brevetable, une invention doit faire partie d’au moins l’une de ces catégories.

La loi ne définit aucune exclusion de la brevetabilité. En revanche, la jurisprudence, en particulier les décisions Gottschalk vs. Benson, Parker vs. Flook, et Diamond vs. Diehr, définit des exclusions de la brevetabilité pour les idées abstraites, les phénomènes naturels et les lois de la nature.

Entre les années 1982 et 2014, le nombre de brevets logiciel délivrés a fortement augmenté et cette tendance a été perçue comme une dérive néfaste dans certains domaines (en particulier les méthodes d’affaires). En conséquence, la Cour Suprême en 2014 avec la décision Alice vs. CLS Bank a très nettement relevé les critères d’éligibilité à la brevetabilité, selon de nouveaux contours qui continuent d’être précisés par la jurisprudence.

  1. Une situation nouvelle après la décision ALICE

Bien que la décision Alice vs. CLS Bank ne crée pas en soi une exclusion de la brevetabilité des logiciels ou des méthodes d’affaires, elle rend leur brevetabilité plus incertaine, notamment parce que la Cour Suprême applique au domaine du logiciel, le test qui avait été utilisé dans la décision Mayo vs. Prometheus dans le domaine des biotechnologies:

décision ALICE

L’étape 1 consiste à déterminer si la revendication porte sur un objet appartenant à une des catégories définies à l’article 35 U.S.C. §101 à savoir les procédés, les machines, les articles manufacturés, et les compositions de matière.

Si la condition de l’étape 1 n’est pas remplie, alors l’objet revendiqué n’est pas éligible à brevetabilité.

Si la condition de l’étape 1 est remplie, alors il y a lieu de passer à l’étape 2A. L’étape 2A consiste à déterminer si l’objet revendiqué concerne une des exclusions jurisprudentielles, à savoir une loi de la nature, un phénomène naturel ou une idée abstraite. La Cour Suprême n’a pas donné de définition, mais a fourni une liste non limitative d’éléments qu’elle considère comme « idée abstraite » : les pratiques économiques, les méthodes d’organisation des activités humaines, les idées en tant que telles, et les relations et formules mathématiques.

Si l’objet revendiqué ne concerne pas une des exclusions jurisprudentielles, la revendication est éligible à la brevetabilité. Il reste bien sûr à déterminer si la revendication satisfait les autres critères (nouveauté, non évidence).

Si l’objet revendiqué concerne une des exclusions jurisprudentielles, alors il y a lieu de passer à l’étape 2B. L’étape 2B consiste à identifier des limitations qui, seules ou en combinaison, définissent l’invention revendiquée comme étant « significativement plus » qu’une des exceptions jurisprudentielles. Si la revendication définit de telles limitations, la revendication est éligible à la brevetabilité.

La Cour Suprême ne donne pas non plus de définition de l’expression « significativement plus ». En revanche, les directives de l’USPTO donnent des exemples de caractéristiques considérées comme “significativement plus” qu’une exception jurisprudentielle :

  • Améliorations d’une autre technologie ou d’un autre domaine technique ;
  • Améliorations du fonctionnement de l’ordinateur en tant que tel ;
  • Application d’une exception jurisprudentielle avec, ou par l’utilisation, d’une machine particulière ;
  • Transformation d’un élément dans un état ou une chose différente ;
  • Ajout d’une limitation spécifique autre que ce qui est bien connu, routinier et conventionnel dans le domaine, ou d’étapes non conventionnelles qui limitent la revendication à une application spécifique ;
  • Autres limitations significatives au-delà de simplement relier l’utilisation d’une exception jurisprudentielle à un environnement technologique particulier.

Les directives de l’USPTO donnent également des exemples de caractéristiques qui ne sont pas considérées comme étant « significativement plus » qu’une exception jurisprudentielle :

  • Effectuer des calculs répétitifs ;
  • Recevoir, traiter et enregistrer des données ;
  • Scanner électroniquement ou extraire des données d’un document physique ;
  • Tenir des dossiers électroniques ;
  • Automatiser des tâches mentales ;
  • Recevoir et transmettre des données via un réseau.

Cependant, une combinaison spécifique de certaines de ces caractéristiques pourrait être éligible à la brevetabilité.

 

II. Perspective européenne

  1. Cadre juridique

Contrairement à la situation américaine, le droit appliqué par l’Office Européen des Brevets (OEB) est relativement stable depuis une dizaine d’années. L’article 52(2) de la Convention sur le Brevet Européen définit une liste d’objets qui, considérés en tant que tels, ne peuvent constituer des inventions et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une protection par le brevet européen. La loi nationale des pays membres est identique sur ce point.

Cette liste d’exclusions énonce, « notamment :

  1. a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
  2. b) les créations esthétiques ;
  3. c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;
  4. d) les présentations d’informations. »

Deux questions se sont posées aux Chambres de Recours de l’OEB pour l’application de cette disposition :

  • Puisque cette liste est ouverte, à quelles conditions un objet doit-il ne pas être considéré comme une invention, même s’il ne figure pas dans la liste des exclusions ?
  • Puisque l’exclusion ne vise que ces objets « considérés en tant que tels », à quelles conditions un objet doit-il être considéré comme une invention, même s’il entretient un rapport plus ou moins direct avec la liste des exclusions ?

Selon la jurisprudence bien établie, la notion de caractère technique s’est affirmée comme critère déterminant pour répondre à ces deux questions. Ainsi, pour l’OEB, tout objet qui présente un caractère technique, à savoir se présente comme une solution technique à un problème technique, est une invention éligible à la protection. Réciproquement, tout objet qui ne présente pas de caractère technique ne peut pas être une invention, même s’il ne figure pas expressément dans la liste des exclusions.

Enfin, l’activité inventive d’un objet (critère analogue à la non-évidence dans le droit américain) ne peut pas découler de caractéristiques non-techniques, et doit donc être évaluée, selon la jurisprudence européenne, sur la seule base des caractéristiques techniques d’une revendication.

  1. Critères d’appréciation du caractère technique

L’OEB s’interdit de donner une définition exhaustive de ce qui comporte un « caractère technique » puisque le droit des brevets a vocation à accueillir des créations humaines toujours nouvelles.

Deux sources d’interprétation peuvent cependant être considérées pour essayer d’en définir les contours. Des propriétés sont généralement attribuées aux objets techniques dans les décisions de l’OEB, par exemple :

  • Artificiel, que la nature n’accomplit pas par elle-même
  • Physique, concret, du monde réel (par ex. G2/88)
  • Répondant à une description causale objective, reproductible (par ex. T619/02)
  • Spécialisé à certaines réalités ou activités (par ex. T1227/05)

Cependant, cet éclairage au travers de considérations générales est insuffisant à appliquer correctement la liste des exclusions qui a force de loi. En effet, un programme d’ordinateur ne semble pas dénué, à première vue, des propriétés ci-dessus.

La liste des exclusions est donc la deuxième source d’interprétation et conduit à exiger un « effet technique supplémentaire », ou en d’autres termes un effet technique qui se situe au-delà des propriétés inhérentes aux catégories d’objets exclues par la loi (T1543/06).

La jurisprudence montre qu’il manque aux programmes d’ordinateur « en tant que tels » une spécialisation permettant d’atteindre la qualification de caractère technique. De plus, ce caractère technique n’est pas présent non plus lorsque la spécialisation du programme d’ordinateur vise un domaine expressément considéré non technique par la liste des exclusions (activité intellectuelle ou économique, règle de jeu).

Inversement, dans un domaine scientifique tel que la conception de systèmes optiques, il est arrivé qu’une revendication initialement rejetée par l’OEB devienne brevetable pour la seule raison qu’un programme d’ordinateur y a été mentionné (T471/05).

 

Conclusion commune

Des convergences se font jour dans le développement des jurisprudences européenne et américaine en matière de protection des inventions faisant intervenir des technologies numériques. Mais des points de divergence subsistent forcément compte tenu du cadre légal très différent entre ces deux juridictions. La préparation d’une demande de brevet susceptible de satisfaire au mieux les contraintes propres à chaque juridiction devra s’appuyer sur une description minutieuse de la mise en œuvre concrète de l’invention, de ses aspects techniques et des problèmes qu’elle résout.

Cette conférence a été préparée en association avec Julien LACHERE et Jean-Sébastien BRIERE du cabinet BCF, que nous remercions chaleureusement.

Jean-Baptiste THIBAUD

Jean-Baptiste THIBAUD

Ingénieur et Mandataire en Brevet Européens

Directeur du département Brevet

Nathalie BAPTISTE

Nathalie Baptiste

Ingénieur et Mandataire en Brevet Européens

Département Brevet

 

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